Protéger votre marque au Royaume-uni : 4 conseils pour votre société

Hélène Berard -

1. Effectuer des recherches d’antériorité

Une partie du processus de développement d'un produit ou service consiste à choisir un nom de marque. Une fois que vous avez établi une liste restreinte, il est essentiel d'effectuer des recherches d'antériorité. Il s'agit de vérifier si un tiers a déjà enregistré l'un des noms de marque que vous proposez, ou quelque chose de similaire, en tant que marque pour un produit ou service similaire au vôtre. Si tel est le cas, le lancement de votre produit/service sous cette marque pourrait signifier que vous portez atteinte à la marque déjà enregistrée d'autrui. Des poursuites judiciaires pourraient être engagées contre vous et, si elles aboutissent, vous serez empêché d'utiliser le nom de la marque et devrez payer une compensation financière au propriétaire de la marque.

Des recherches d'antériorité doivent être effectuées le plus tôt possible dans le processus de développement, avant que des sommes importantes ne soient dépensées pour le dépôt et le lancement du produit/service. Il n'est pas rare de voir une marque s’arrêter dans son élan peu après son lancement, car un tiers fait valoir des droits de marque contradictoires. Cette situation est non seulement frustrante, mais elle entraîne généralement un gaspillage des coûts de lancement et des retards jusqu'à ce qu'une nouvelle marque soit choisie.

On peut dire que les avantages liés aux recherches d'antériorité dépassent les coûts de recherche. En fonction du nombre de marchés cibles, les recherches concernant une marque coûtent généralement entre 500 et £1 500, hors TVA, et prennent entre un et cinq jours.

2. Protéger votre marque

Lorsque vous êtes certain que le nom de marque que vous avez choisi peut être utilisé, vous devez demander son enregistrement en tant que marque. L'avantage d'une marque enregistrée est que vous pourrez, dans certaines circonstances, empêcher des tiers d'utiliser la même marque ou une marque similaire pouvant prêter à confusion pour des produits ou des services identiques ou similaires aux vôtres. Cela vous donnera des droits exclusifs d'utilisation de la marque.

Les marques enregistrées peuvent fournir une protection indéfinie, à condition que leur enregistrement soit renouvelé tous les 10 ans. La protection de la marque doit être obtenue sur chaque marché ciblé. En règle générale, une marque enregistrée au Royaume-Uni peut être obtenue en quatre mois. Une marque européenne (EUTM) offre une protection dans tous les États membres de l'UE. L'obtention d'une marque européenne peut prendre environ cinq mois.

3. Effectuer une surveillance

Une fois la protection de votre marque en place, ou du moins en cours, vous pouvez aller de l'avant et lancer votre produit/service. À ce stade, dans l’optique de votre stratégie de protection de marque, vous devez mettre en place une surveillance pour être alerté si un tiers tente d'enregistrer une marque identique ou similaire à la vôtre.

Une fois qu'une demande de marque a passé avec succès l'examen de l'Office britannique de la propriété intellectuelle -IPO- (l'IPO vérifie la demande pour s'assurer que certaines exigences formelles sont satisfaites, mais il ne peut pas refuser une demande sur la base de marques antérieures), elle est publiée dans le Trade Marks Journal et peut alors faire l'objet d'une opposition à son enregistrement pendant deux mois, bien que la période d'opposition puisse être prolongée d'un mois supplémentaire, sur demande de l'opposant potentiel, par le dépôt d'une 'notice of threatened opposition'. La surveillance est donc essentielle pour prendre des mesures afin de vous opposer à la demande et faire respecter vos droits de marque. Ceci est important pour minimiser les dommages causés à votre marque et les pertes financières.

Au fil du temps, vous développerez la réputation d'une entreprise qui protège l'exclusivité de sa marque. L'avantage est que les contrevenants potentiels auront tendance à éviter votre marque, ce qui signifie qu'à long terme, les mesures d'exécution seront moins fréquentes. Utilisez également le symbole ® à côté de votre marque pour dissuader les contrevenants en les avertissant de vos droits de marque enregistrés. Vous ne devez utiliser le symbole ® que pour les marques enregistrées, sinon vous risquez de commettre une infraction pénale. Pour les marques non enregistrées, utilisez plutôt "TM".

4. Gérer votre portefeuille d’activité

Au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise, votre portefeuille de marques enregistrées s'étoffera lors du développement et du lancement de nouveaux produits et services. La gestion de votre portefeuille est essentielle pour vous assurer que vous disposez de la protection de marque dont vous avez besoin et que les coûts ne sont pas gaspillés. Vous devez travailler avec votre avocat pour revoir périodiquement votre portefeuille. Votre portefeuille doit refléter votre stratégie commerciale actuelle et future. Examinez comment votre marque a évolué et si de nouvelles demandes de marques sont nécessaires. Si certaines marques ne sont plus essentielles à votre activité, envisagez d'économiser des coûts en les laissant tomber en déchéance.

Demandez-vous également si vous faites un usage réel de vos enregistrements de marques. Au Royaume-Uni, les droits de marque sont accordés sur la base du principe "use it or lose it". Une période de cinq ans de non-utilisation peut entraîner la perte de votre enregistrement de marque.

En résumé

  • Évitez les obstacles au lancement d'un produit ou service en effectuant des recherches d’antériorité ;
  • Obtenez et maintenez les droits enregistrés dont vous avez besoin ;
  • La surveillance de la marque est indispensable ;
  • Empêchez les tiers d'entrer dans le champ de votre protection en prenant des mesures d'exécution ou en vous opposant à leur demande d'enregistrement ;
  • Une protection efficace de la marque exige de la proactivité - les contraintes budgétaires doivent être prises en compte ;
  • Une marque a de la valeur en tant qu'actif commercial. Elle doit être au moins aussi bien protégée que les autres actifs de l'entreprise.

Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez visiter le site internet Berard & Lovell Solicitors